为帮助我市外贸企业积极应对海外知识产权纠纷，有效保护海外贸易经营主体的合法权益，韶关市市场监督管理局转发浙江省知识产权局和上海市浦东新区人民法院发布的海外知识产权纠纷应对典型案例，供各企业借鉴。
一、韩国某公司诉浙江某公司专利侵权案
【案情简介】
2019年3月,韩国某公司以浙江某公司销售的部分产品侵犯其专利权为由，向美国国际贸易委员会(以下简称USITC)提起请求,要求USITC进行调查并发布有限排除令、禁止令，同时以相同理由向美国联邦地区法院提起专利侵权诉讼。案发后，浙江某公司主动应对,积极准备现有技术证据等材料。2019年6月,浙江某公司向美国专利商标局专利审查和上诉委员会(以下简称PTAB)提出涉案专利无效请求。2020年6月,USITC发布调查结果,裁定浙江某公司未构成侵权并终止调查。2020年12月,PTAB复审认定韩国公司专利相关权利要求无效。2020年至2021年间,韩国公司不服USITC、PTAB裁决结果先后向美国联邦巡回上诉法院、美国联邦巡回法院提交上诉申请。2021年7月,美国联邦巡回上诉法院作出判决维持USITC作出的不侵权认定。2022年6月,美国联邦巡回法院维持PTAB对涉案专利相关权利要求无效的决定。至此韩国公司发起撤案动议向美国联邦地区法院撤回起诉。
【典型意义】
该案是浙江新能源领域企业胜诉的典型案例。企业针对控方请求，沉着应诉，及时收集固定相关抗辩证据材料，用好PTAB多方复审程序，对涉案专利相关权利提出无效宣告,历经二审纷争,最终成功维权,为新能源企业海外维权提供了可借鉴的经验。
二、加拿大某公司诉杭州某科技股份有限公司专利侵权案
【案情简介】
2021年4月,加拿大某公司向美国得克萨斯西区联邦地区法院提起诉讼,认为杭州某公司诱导客户商业合作伙伴、用户间接侵犯其专利权,要求承担赔偿责任2021年5月,杭州某公司收到起诉书后,立即组织各方力量,成立海外维权顾问团队,拟定应对方案通过对涉案专利的深入分析,杭州某公司顾问团队认为其涉案产品与加拿大公司专利存在明显差异，不存在侵权事实，遂告知加拿大公司准备向美国专利商标局专利审查与上诉委员会(简称PTAB)启动多方复审程序;另针对加拿大公司对全球多国累计提起近100件专利诉讼的情况,杭州某公司顾问团队认为其系一家典型的专门通过专利诉讼侵权而获取利益的非生产专利实体(Non-Practicing Enti-ties，以下简称NPE)。据此,杭州某公司与加拿大公司进行五轮沟通谈判。2021年7月,双方签署和解协议，加拿大公司向美国得克萨斯西区联邦地区法院撤诉。
【典型意义】
该案为浙江企业有效应对海外NPE的典型案例。在纠纷应对过程中,各方密切协调配合，深入了解控方情况，准确分析涉案专利的不侵权理由,掌握对手主要弱点,争取谈判主动权,积极谋求和解，最终以和平方式解决了纠纷,既节省了诉讼成本,又有效维护了自身权益,对化解此类涉外专利侵权纠纷具有一定的参考价值和借鉴意义。
三、某公司菲律宾商标撤销案
【案情简介】
2015年,某公司向菲律宾知识产权局(以下简称IPOPHL)提交了涉案商标注册申请。2016年2月，某公司收到IPOPHL商标注册驳回通知,驳回理由系涉案注册商标已被菲律宾某个人注册。根据菲律宾商标法有关规定,在商标核准注册以后,在先权利人或者利害关系人认为注册不当的,可基于在先权利和恶意抢注提出撤销申请。据此,某公司组织力量开展应对工作。2021年2月,某公司向IPOPHL提交商标撤销申请,并提供某公司中国驰名商标证明、其他国家商标注册证明、销售合同及报关单等在先使用证据。2021年6月，IPOPHL依法作出裁定,撤销菲律宾某个人的注册商标。至此,某公司向IPOPHL重新提交商标注册申请,并于2022年10月成功取得涉案商标专用权,有效维护了某公司在菲律宾市场的合法权益。
【典型意义】
该案为浙江企业申请撤销海外抢注商标的典型案例。企业遭遇商标抢注后，按照海外商标法律程序沉着应对，认真梳理在先使用证据，向属地商标局提出撤销申请，成功将抢注商标撤销,并获准取得当地注册商标专用权，为企业应对海外商标抢注行为、保护海外合法权益提供借鉴意义。
四、“某某雷”定牌加工商标侵权纠纷案
【案情简介】
原告某公司在第18类行李箱、旅行袋、手提包、钱包等商品上申请注册了G*****9号图形商标（彩色格子）及G*****2号图形商标（黑白格子）。G*****9号、G*****2号注册商标经过原告的使用和宣传，已经具有较高的市场知名度和较强的显著性。
案外人某贸易公司与被告某进出口公司约定某贸易公司作为买方厄瓜多尔公司的代理人，向被告购买7000套涉案侵权产品。
此后，被告委托案外人某箱包公司下单生产涉案侵权产品，并明确了产品的款式、规格、图案及验货标准。被告后向上海海关申报出口厄瓜多尔该批涉案侵权产品，被上海海关查扣。原告认为，被告的上述行为侵害了原告的注册商标专用权，故诉请被告停止侵权、赔偿经济损失及合理费用共计300万元。被告辩称，涉案侵权产品外观与原告涉案商标不近似；被告仅为外贸代理商，并非涉案侵权产品的生产者、销售者，且被告提供代理服务时已尽到合理注意义务，无过错，故请求驳回原告诉请。
【典型意义】
涉外定牌加工为我国对外经济贸易的重要方式。在此类案件的处理中，既要考虑我国对外加工贸易比重较大的既有状态，又要关注中国制造向中国创造转变的现实需求。定牌加工中使用与注册商标相同或近似标识的行为是否构成商标侵权需要结合原告注册商标的正当性、被告是否尽到必要、合理的审查注意义务、定牌加工产品是否在国内销售、被告在出口目的国商标注册等具体情况来综合认定。本案被告以销售为目的委托定牌加工企业使用与注册商标相同或近似图案的面料的行为构成商品上的商标使用，且作为专门从事进出口业务的商贸公司，未尽到合理的审查注意义务，具有明显过错，其行为构成商标侵权。
